Lexique du droit des marques

Ce lexique du droit des marques vous présente les concepts et organismes qu’il importe de connaître pour comprendre les problématiques juridiques du naming.



A.

AFNIC : registre en charge de la gestion des extensions françaises (.fr ; .re ; .yt ; .wf ; .tf et .pm). Elle a pour mission de favoriser le développement de l’Internet en France.

Acronyme : sigle qui se prononce comme un mot. Ex : ICANN (*)

Annulation (action en) : action par laquelle une personne demande l’annulation d’un titre de propriété industrielle. Concernant la marque, elle peut être annulée si elle ne présente pas de caractère distinctif, si elle porte atteinte à un droit antérieur ou si elle présente un caractère illicite.

Avocat : Personne chargée de représenter et défendre ses clients en justice. L’avocat a également une fonction de conseil et d’information. Il peut être spécialisé dans un domaine particulier. C’est ainsi qu’il existe des avocats spécialisés en propriété intellectuelle.



B.

BOPI (bulletin officiel de la propriété industrielle) : bulletin qui recense toutes les demandes et enregistrements de brevets, marques, dessins et modèles déposées auprès de l’INPI (*).



C.

Charte de nommage (voir aussi nommage) : charte dans laquelle sont inscrites les règles d’attributions et de gestions des noms de domaines correspondant à une extension particulière. En France la charte de nommage du .fr est éditée par l’AFNIC ; elle contient les règles et conditions à respecter pour l’obtention d’un nom de domaine en .fr.

Classification internationale de Nice : classement composé de 45 classes, chaque classe concerne de manière générale un domaine dont relève les produits et services. Lors du dépôt de marque, il convient de déterminer les produits et/ou services auxquels votre marque va être destinée. Une fois déterminés, vous devez vous référer à la classification de Nice pour savoir à quelles classes ils appartiennent afin de l’inscrire dans le dépôt. Ex : La classe 25 regroupe les vêtements.

Code de la Propriété Intellectuelle : code réunissant les lois concernant les deux branches de la propriété intellectuelle, à savoir, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.

Conseil en propriété industrielle : profession réglementée qui permet aux personnes autorisées de conseiller et de représenter leurs clients  auprès des organismes officiels pour la protection de leurs innovations. Les CPI interviennent dans tous les domaines de la propriété intellectuelle.

Contrefaçon (action en) : action par laquelle une personne, titulaire de droits sur une création ouvrant des droits de propriété intellectuelle, demande que soit reconnue en justice une violation de ses droits.



D.

Déceptivité : le caractère trompeur d’une marque. Une marque est déceptive lorsqu’elle est de nature à induire le public en erreur sur la qualité, la nature ou encore la provenance géographique d’un produit ou service.

Déchéance (action en) : action par laquelle une personne demande à ce que soit sanctionné le défaut d’exploitation d’une marque pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Dénomination sociale (voir nom de société) : nom qui va permettre d’identifier la société. La dénomination sociale est le nom sous lequel la société est inscrite sur le Registre du Commerce et des Sociétés. (*)

Dépôt : acte par lequel une personne demande l’enregistrement ou la délivrance d’un titre. La demande est déposée ou envoyée par courrier ou par voix électronique à l’INPI ou à une délégation nationale. A ne pas confondre avec l’enregistrement.

Disponibilité : fait pour un signe (*) de n’être pas encore exploité et protégé. Le signe choisi ne doit pas déjà être utilisé. A ce titre, il convient de vérifier avant tout dépôt que le signe choisi ne porte pas atteinte à des droits antérieurs. (*)

Distinctivité : un signe choisi à titre de marque sera distinctif dès lors qu’il n’est pas générique ni purement descriptif de l’activité, du produit ou du service.

Droits antérieurs : droits antérieurement détenus par une personne sur un signe. Il n’est pas possible de choisir, à titre de marque, une marque déjà enregistrée, une marque notoire, une dénomination sociale, une enseigne, un nom de domaine…



E. 

Enregistrement : permet d’acquérir un droit de propriété sur un signe. L’enregistrement clôt la procédure de demande d’enregistrement. L’Office chargé de l’enregistrement envoie un certificat attestant de cet enregistrement.

Extensions (nom de domaine) :  terme désignant la dernière partie d’un nom de domaine (*) (adresse internet) ; « .fr » ou « .com » par exemple.



I.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) :  association de droit privé américaine à but non lucratif basée à San Diego en Californie. Elle a pour mission la gestion internationale de l’attribution des noms de domaines et des adresses IP.

INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) : établissement public à caractère administratif basé à Courbevoie. L’INPI a notamment pour mission l’examen et éventuellement la délivrance des titres de propriété industrielle française (marques, brevets, dessins et modèles).



M.

Marque : signe susceptible de représentation graphique apposé sur les produits et/ou services d’une personne physique ou d’une société et qui permet de les identifier par rapport aux produits et/ou services des concurrents.

Marque enregistrée : marque qui figure sur le registre de l’Office chargée de l’enregistrement. En France, marque publiée par l’INPI (*) au BOPI : bulletin officiel de la propriété industrielle (*).

Marque communautaire : marque enregistrée auprès de l’OHMI (*) et valable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne (28 pays).

Marque figurative : marque composée uniquement d’un visuel (logo). Ex : le Crocodile Lacoste.

Marque internationale : marque enregistrée auprès de l’OMPI (*) et valable pour les pays désignés dans l’enregistrement. Voir également « Système de Madrid ».

Marque nationale : marque enregistrée auprès des Offices nationaux (INPI en France) et uniquement valable sur le territoire national de cet office. Une marque enregistrée en France auprès de l’INPI n’est valable que sur le territoire français.

Marque notoire : marque bénéficiant d’une certaine notoriété qui lui permet d’avoir une protection spécifique plus étendue. La marque notoire est protégée au-delà des produits et/ou services désignés dans l’enregistrement. Ex : Apple.

Marque verbale : marque constituée par un mot (Danone), un assemblage de mots (Coca-Cola), un nom de personne (Yves Rocher), un pseudonyme, des lettres (M&S), des chiffres (N°5 Chanel), un sigle (BMW) ou encore un nom géographique (Vittel).

Marque sonore : signe sonore constitué par un bruit, un son ou encore une phrase musicale.



N.

Naming : technique de création de noms de sociétés, produits, services, noms de domaine, etc.

Néologisme : mot nouveau ou nouveau sens donné à un mot qui ne figure pas encore dans le dictionnaire mais qui peut être d’utilisation courante.

Nice (classification de) : voir « Classification de Nice ».

Nom de domaine : adresse permettant à une entreprise ou à une personne physique d’être présente sur internet. Par exemple « timbuktoo-naming.com ». Le nom de domaine n’est pas un titre de propriété industrielle mais son exploitation confère des droits à son titulaire.

Nom de société :  Voir « Dénomination sociale ».

Nommage (charte de) : Voir « Charte de Nommage ».



O.

OAMI : Voir « OHMI ».

OHMI (Office pour l’Harmonisation pour le Marché Intérieur) : Office communautaire installé à Alicante en Espagne qui permet l’enregistrement d’une marque ou d’un dessin ou modèle pour l’ensemble des 28 pays de l’Union Européenne. Voir également « Marque communautaire ». (*)

OHIM : Voir « OHMI ».

OMPI (Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle) : Institution spécialisée des Nations Unies basée à Genève en Suisse dont la mission est d’encourager la créativité et le développement économique par un système international de propriété intellectuelle.

Opposition : acte par lequel une personne s’oppose, auprès de l’Organisme chargé de l’enregistrement, à l’enregistrement d’une marque ou d’un brevet. En matière de marque, cela peut être dû à l’existence d’une marque déjà enregistrée ou déposée.



P.

Principe de spécialité : principe selon lequel le monopole acquis sur une marque ne vaut que pour une activité précise, celle qui est liée aux produits et services visés dans les classes lors du dépôt. Voir également « Classification de Nice ».

Principe de territorialité : principe selon lequel le monopole acquis sur une marque ne vaut que pour un territoire donné : la France par exemple, si le dépôt est effectué auprès de l’INPI (office français).

Propriété industrielle : branche de la propriété intellectuelle. La propriété industrielle regroupe notamment le droit des marques, le droit des brevets ainsi que le droit des dessins et modèles.

Propriété intellectuelle : La propriété intellectuelle se divise en deux branches distinctes : d’un coté la propriété industrielle et de l’autre coté la propriété littéraire et la artistique. La propriété industrielle englobe notamment le droit des marques, le droit des brevets et le droit des dessins et modèles. La propriété littéraire et artistique englobe, elle, le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur.



R.

Recherches d’antériorités : examen effectué préalablement à tout dépôt pour s’assurer de la disponibilité du signe (*).

Registrar : bureau agréé par l’ICANN (*) qui s’occupe de la gestion et de l’enregistrement des noms de domaine auprès des registres (AFNIC en France).

Registre de propriété indsutrielle : registre où sont inscrits les actes concernant les titres de propriété industrielle (cession, licence, nullité, renouvellement…). En France, il existe 4 registres nationaux de propriété indsutrielle gérés par l’INPI : registre national des marques, des brevets, des dessins et modèles et un registre spécial des logiciels.

Registre du commerce et de sociétés : registre où sont inscrits les actes concernant les formalités effectuées au greffe par les entreprises (immatriculation, radiation, modification…).

Renouvellement : acte par lequel une personne renouvelle son enregistrement. La durée de protection d’une marque est de 10 ans renouvelables indéfiniment. Lorsque vous procédez au renouvellement de la marque, vous ne pouvez ajouter de nouveaux produits et services, ni modifier votre marque.

Revendication (action en) : action permettant à un titulaire de droit sur une marque ou un brevet de revendiquer la propriété de la marque ou du brevet s’il estime que l’enregistrement a été fait en fraude de ses droits ou en violation d’une obligation légale conventionnelle.

Risque de confusion : risque qui survient lorsque deux signes sont proches visuellement, phonétiquement et intellectuellement. Ces signes ne pourront pas coexister si le public risque de confondre les produits et/ou services désignés par les signes.



S. 

Signe : on entend par signe les marques (verbales, figuratives, semi-figuratives), les dénominations sociales (noms de sociétés), les noms de domaine, les noms commerciaux et les enseignes.

Système de La Haye : système géré par l’OMPI permettant au titulaire d’un dessin ou modèle national d’obtenir la protection de ce dessin ou modèle dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de de l’OMPI.

Système de Lisbonne :  système géré par l’OMPI permettant au titulaire d’une appellation d’origine d’obtenir la protection de cette appellation dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement.

Système de Madrid :  système géré par l’OMPI permettant au titulaire d’une marque nationale d’obtenir la protection de cette marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son Office national. Voir également « Marque internationale ».



U. 

USPTO (United States Patent and Trademark Office) : Office américain permettant la délivrance des brevets et des marques déposés sur le territoire des Etats-Unis. Equivalent de l’INPI en France.



W.

WIPO (World Intellectual Property Organization) : Voir « OMPI ».

Petit dictionnaire de linguistique

Ce petit dictionnaire linguistique regroupe les termes linguistiques qui permettent de décrire les caractéristiques d’un nom, et les procédés linguistiques et figures de style qui peuvent servir de modèles ou d’inspiration lors de la création d’un nom de marque.

Acronymen.m. nom formé à partir des lettres ou syllabes initiales d’un groupe de mots ou d’une phrase, et qui, contrairement à un sigle, se prononce de façon liée, et non de façon épelée. Aussi appelé « sigle acronymique ».
Exemples en français : ovni (pour objet volant non-identifié, prononcé « ov-ni ») Benelux (pour Belgique, Nederland, Luxembourg)
Exemples de marques : FNAC (prononcé « fnaque »), IKEA (prononcé « iquéa »)

Aphérèsen.f. Suppression d’une lettre ou d’un groupe de lettres au début d’un mot. Opposé de l’apocope.
Exemple en français : zique pour musique
Exemple de marque : Motorola Droid (pour android)

Apocopen.f. Suppression d’une ou plusieurs lettres à la fin d’un mot. Opposé de l’aphérèse.
Exemples en français : récré pour récréation , fac pour faculté.
Exemple de marque : Autolib’ (apocope de « liberté »)

Collocationn.f. Groupe de mots qui ont tendance, plus que d’autres, à se retrouver ensemble. Les collocations sont donc affaire de statistique
Exemples en français : Cadeau d’anniversaire, faim de loup.

Lexèmen.m. Mot du dictionnaire.
Exemples en français ou anglais : téléphone, bouteille, pensée, box, time
Exemples de marques : Free, Apple, Blackberry

Logatomen.m. Mot formé à partir de sons et syllabes pouvant correspondre aux règles phonologiques d’une langue donnée, mais sans signification propre. En revanche, il peut faire appel à notre imaginaire ethnologique ou vagabond (consonance italienne, polynésienne). Il peut également s’appuyer sur une racine opaque.
Exemples de marques : Kookaï, Kodak, Nissan (racine opaque : les racines japonaises nichi et san qui signifient ensemble « industrie du Japon »)

Métaplasme n.m. modification d’un mot par l’ajout, la suppression, la substitution ou la permutation d’une lettre, d’une syllabe ou d’un son. L’aphérèse, l’apocope et la syncope sont des métaplasmes.
Exemples en français : blème (problème), ciné (cinéma), grateau (gâteau)
Exemple de marque : Google (de « googol » signifiant 10 puissance 100)

Métonymie n.f. figure de style qui consiste à remplacer un nom par un concept avec lequel il est en rapport par un lien logique.
Exemples en français : un toit (pour désigner une maison), Paris a faim (où Paris désigne les Parisiens)

Mot-valise n.m Fusion de deux mots, qui s’imbriquent de sorte que, le plus souvent, la dernière syllabe du premier tient lieu de première syllabe de second.
Exemples en français : franglais, japoniaiserie, adulescent
Exemple de marque : Accenture (accent + future)

Néologismen.m. Mot nouveau construit à partir d’une racine transparente, à laquelle on a ajouté des préfixes ou suffixes de toute nature.
Exemples de marques :  Publicis (de « publicité »),  Naturalia (de « nature »)

Onomatopée – n.f. mot exprimant un bruit, une action, un cri, un geste, un sentiment, un
Exemples en français : boum (explosion), atchoum (éternuement), cui-cui (cri d’oiseau), pfff (ennui, exaspération)
Exemple de marque : Bing

Oxymoren.m. Syntagme paradoxal, groupe de mots antinomiques. Les oxymores ont généralement un caractère poétique.
Exemples en français : une glace brûlante, un silence assourdissant

Palindrome – n.m. Mot ou groupe de mots qui se lit indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche.
Exemples en français : kayak, radar
Exemples de marques : Civic, Axa

Paronomase – n.f. Procédé qui consiste à rapprocher, dans une même phrase ou groupe de mots, des paronymes ou des mots aux sonorités proches.
Exemple en français : qui se ressemble s’assemble
Exemples de marques : Tic Tac, Blackjack

Paronyme – n.m. Mot qui ressemble fortement à un autre, de par sa forme, son orthographe, sa prononciation, mais dont le sens diffère fondamentalement.
Exemples en français :  conjoncture/conjecture, percepteur/précepteur, asocial/associable

Patronyme n.m. Nom de personne.
Exemples en français : Cédric, Dupont
Exemples de marques : Renault, Bouygues

Sigle n.m. nom formé à partir des lettres initiales d’un groupe de mots ou d’une phrase, et qui, contrairement à un acronyme, se prononce épelé, et non de façon liée. Aussi appelé « sigle épelé ».
Exemples en français : TVA (prononcé « té-vé-a »), VTT (« vé-té-té »)
Exemples de marques : SNCF (prononcé « esse-enne-cé-effe »), BNP (« bé-enne-pé »), IBM ( « i-bé-emme »)

Syncopen.f. Suppression d’un son, voyelle ou consonne, ou d’un groupe de sons à l’intérieur d’un mot.
Exemple en français : M’sieur pour Monsieur

Syntagme figén.m. Groupe de mots dont le sens ne peut pas être déduit de la somme des sens des mots qui le composent. Aussi appelé « mot composé ».
Exemples en français : pomme de terre, petit pois

Syntagme libren.f. Groupe de mots quelconque, dont la signification globale correspond à la somme des sens des mots qui le constituent.
Exemples en français : camion rouge, table en bois
Exemples de marques :
La Vache Qui Rit, Petit Bateau

Toponymen.m. Nom de lieu. Lorsqu’ils ne sont pas connus, les toponymes sont alors perçus comme des logatomes.
Exemples en français : Paris, Ushuaïa (bien que connu des Français grâce à l’émission de télévision éponyme, un grand nombre d’Américains n’en ont jamais entendu parler et le considéreront donc comme un logatome).
Exemples de marques : Amazon, Evian

Dix questions à se poser avant de créer un nom

A l’instar de toutes les actions de communication, la création d’un nom doit se faire à partir d’un brief qui précise le cahier des charges de la recherche.

Le cahier des charges peut évoluer considérablement d’un projet à l’autre. Nous vous présentons ici une série de questions qu’il convient de se poser en amont de toute recherche. Ces réponses vous aideront dans le choix du type de nom à créer et dans la recherche d’un nom idéal pour votre projet.

1. Que voulez-vous nommer ?

Nom de produit, de service, de gamme, de société, de site internet ?
La recherche créative sera orientée différemment selon qu’on nomme un produit de grande consommation alimentaire ou un nom de société.
Les noms de société ont généralement un caractère plus institutionnel (ex : KERING, le nouveau nom du groupe PPR), tandis que les noms de produits et de services seront souvent plus explicites, d’un univers, d’un attribut, d’une fonction, d’un bénéfice, d’une valeur (ex : Les Légumes Moches / Intermarché, Yes to Carrots / Séphora, Sportéus / Lactel, Coca-Cola Life…).

Les Fruits et Légumes Moches, un nom d’opération atypique.

2. Quel est votre secteur d’activité ?

Cette question est primordiale car le ou les secteurs d’activité vont définir les classes de produits et services dans lesquels le nom sera déposé, donc protégé. Un segment d’activité oublié (ex : vous vous lancez dans le conseil en management, mais vous oubliez la formation ; vous lancez une marque de vêtements pour ados, mais oubliez les accessoires de mode), un dépôt incomplet et vous vous rendez vulnérables à un concurrent qui, demain, vous empêcherait d’exploiter votre nom dans l’activité oubliée.

3. Qui seront vos clients ?

La question de la cible peut sembler triviale, mais elle ne l’est pas : dans certains secteurs d’activité (musique, entertainment, mode, culture, beauté…), l’âge et le profil socio-culturel seront des critères déterminants pour orienter la recherche vers tel ou tel type de nom.
L’offre mobile d’Orange baptisée SOSH ou encore la marque de cosmétique Yes to Carrots (Séphora) ciblent clairement une clientèle jeune. Des noms qui seraient inadaptés pour une clientèle familiale ou plus âgée.

4. Comment le nom sera-t-il utilisé ?

Le nom sera-t-il vu, lu, prononcé, écrit par vos clients ? Selon le secteur d’activité, la graphie et la prononciation du nom seront plus ou moins importantes. C’est un point à garder à l’esprit.

Häagen-Dazs : un nom qui se dévore des yeux

5. Où votre marque sera-t-elle distribuée ?

Grande distribution, magasin de proximité, vente par correspondance, vente en ligne, vente directe, B2B ou B2C… Là encore, les circuits de distribution envisagés orienteront la recherche de nom. Si vous avez besoin d’un site marchand, l’adresse internet sera primordiale, et la disponibilité de votre nom sur des extensions comme le .fr, le .eu voire le .com seront nécessaires.

6. Dans quels pays exploiterez-vous votre marque ?

En France exclusivement ou également à l’étranger ? Si oui, dans quels pays ?
Le corollaire de l’internationalisation, c’est la nécessité de vérifier que votre nom de marque est exploitable à titre de marque dans les pays visés, et que le nom est culturellement adapté à ces pays. Plus le nombre de pays visés est important, plus les vérifications juridiques et linguistiques à l‘international seront complexes… Et plus les coûts de vérifications seront élevés.

7. Avez-vous besoin d’un nom de domaine ?

Oui, si vous créez un nom de société et avez besoin d’un site vitrine.
Oui, si vous créez une association ou une organisation et avez besoin d’un site ou d’un blog pour exister et la faire connaître.
Oui, si vous vendez vos produits en ligne et avez besoin d’un site d’e-commerce.
Oui, si vous souhaitez disposer d’adresses e-mail à votre nom (plutôt qu’une adresse Gmail, Orange ou Free).

Non, pas forcément, s’il s’agit d’un nom de produits ou de services qui sont commercialisés et présentés à l’intérieur du site de la société. Ou si votre société n’a pas besoin d’être visible sur internet.

8. Est-il obligatoire de vérifier votre nom ?

Les vérifications sur les registres de marques et de noms de sociétés ne sont pas obligatoires.

En revanche, elles sont fortement conseillées, le droit des marques proscrivant l’utilisation d’un signe identique ou similaire à un signe déjà enregistré dans la même catégorie de produits ou services.

BDD marques INPI

La base de marques de l’INPI, qui permet de vérifier les marques existantes.

Ce qui fondera l’analyse et l’évaluation de la similitude, c’est le risque de confusion entre votre projet de nom et la ou les marques antérieures qui seraient susceptibles de s’opposer à votre dépôt.

Donc oui, même si ce n’est pas obligatoire, il faut vous assurer que votre nom est libre de droits. Notez d’ailleurs que, contrairement à une idée largement partagée, le dépôt à l’INPI (ou tout autre registre de marque à l’étranger) n’implique pas que votre nom est libre de droits. La charge de la vérification revient au déposant, pas à l’INPI ou à aucun registre.

9. Devez-vous déposer votre nom ?

S’il s’agit d’un nom de société, vous devrez déposer le nom au greffe du tribunal en même temps que vous déposez les statuts. Le nom sera enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés.

S’il s’agit d’un nom de marque, aucune obligation. Il est en revanche fortement recommandé de procéder au dépôt si vous voulez accroître la protection de votre marque et pouvoir défendre vos droits si, ultérieurement, des concurrents venaient à utiliser un nom identique ou similaire au vôtre.

Le dépôt du nom au titre de marque se fait auprès des offices de propriété intellectuelle, l’INPI pour ce qui est de la France.

INPI bâtiment

L’INPI, où se font les dépôts de marques en France.

Les dépôts à titre de marque peuvent concerner tous types de noms : noms de société, de produits, de service, de gammes, de site internet…

Le dépôt se fait dans les classes de produits et services correspondant à l’activité concernée (cf. question 2).

Concernant les noms de domaines, l’enregistrement est obligatoire dans au moins une extension si vous voulez exploiter votre marque sur internet et souhaitez disposer des adresses emails associées.

10. Créer seul ou accompagné ?

La création de noms et le processus de plus en plus complexe des vérifications juridiques et internet rendent la recherche compliquée et frustrante pour bon nombre d’entrepreneurs et de professionnels du marketing.

Alors, créer seul ou se faire aider ? Le budget sera généralement le critère décisif.

Dans la mesure où le budget est disponible, mieux vaut de toute évidence faire appel à une agence de naming.

S’il s’agit d’une société à dimension internationale, une agence de naming est sans conteste indispensable : un nom destiné à être exploité dans plusieurs pays doit répondre à tant de critères qu’un non-spécialiste prend tous les risques, linguistiques et juridiques compris, à tenter de le faire seul.

Pour une société qui envisage de se limiter au territoire français, se faire accompagner par une agence de naming est un choix préférable. Le processus de création sera assuré par des spécialistes, qui ont des techniques, des méthodes, et l’expérience nécessaire, pour créer des noms de qualité, stratégiques et créatifs. Ces agences sont le plus souvent équipées pour proposer des noms à moindres risques juridiques et, pour les noms de domaines, des noms disponibles.

S’il s’agit enfin d’une entreprise en cours de lancement et que le budget naming n’a pas été prévu au business plan, ou si son montant n’est pas envisageable, pas d’autre solution que de créer seul.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter !

Les étapes de la création de nom

Une mission de naming comprend quatre étapes clés :

 

1. Le cadre de la création

Pour tout projet de naming, il vous faut définir dans un premier temps le type de noms et le territoire d’expression recherchés.

Il existe plusieurs modèles de noms, dont le choix dépend de plusieurs critères : votre secteur d’activité, votre positionnement, votre environnement concurrentiel (les noms utilisés chez vos concurrents) ou encore votre cible (B2C ou B2B, enfants, jeunes adultes, hommes ou femmes…).

Certains noms sont faits de mots signifiants existants, les autres sont créés (« construits ») à partir de l’anglais, du grec, du latin, du japonais ; d’autres encore sont dits « de fantaisie », c’est-à-dire totalement inventés. Prenons l’univers des services automobiles : Blablacar, Covoiturage.com, Drivy, Koolicar et Autolib correspondent à des modèles de noms différents.

Les noms peuvent être porteurs de différents messages : un attribut, un bénéfice, une valeur, une cible…. Certains noms fonctionnent sur un registre rationnel, d’autres sur un registre émotionnel.

La réflexion préalable sur le cadre de la création constitue le point de départ de tout projet de nom réussi.

2. La création de noms

Il existe plusieurs façons de créer des noms, qui seront plus ou moins adaptées selon le type de nom recherché : du brainstorming (auquel peuvent participer des sémiologues, linguistes, journalistes et autres spécialistes du langage) aux recherches étymologiques et/ou documentaires, en passant par l’utilisation d’outils d’ingénierie linguistique.

Les recherches de noms peuvent amener à créer des centaines de noms, voire des milliers. Tout dépend de la complexité du sujet. C’est au terme de cette phase que seront sélectionnés les noms-candidats.

3. Les vérifications des noms

Les vérifications portent sur trois aspects distincts :

    • la disponibilité des noms à titre de marques ou noms de sociétés :Les agences de naming intègrent systématiquement des recherches de disponibilité à l’identique sur les principaux registres de marques. Timbuktoo propose également des recherches à l’approchant, en partenariat avec des avocats ou Conseils en Propriété Intellectuelle (CPI).Les recherches d’antériorités ne peuvent être effectuées que par les conseils en propriété intellectuelle ou des avocats spécialisés en PI (il s’agit d’une profession réglementée).
    • la disponibilité des noms de domaines pour chacun des noms-candidats.

 

  • les validations linguistiques et culturelles. Elles doivent idéalement être effectuées dans toutes les langues et les pays où les marques devront être exploitées. Elles doivent être effectuées par des spécialistes du langage (linguistes, namers, traducteurs professionnels…) natifs des pays concernés.

4. La sélection des noms

Créer un nom est une chose, en choisir un (seul) parmi une liste de noms candidats en est une autre, et pas la plus évidente.

Dans cette phase, la plus diverse, plusieurs critères entrent en compte :

    • des critères linguistiques : le nom se prononce-t-il facilement ? Est-il euphonique (sa sonorité est-elle agréable) ? Quelles sont les connotations et les évocations positives ou négatives associées au nom ?La difficulté d’évaluation des questions linguistiques dépend directement du nombre de marchés visés : pas besoin de faire appel à des linguistes pour un projet destiné au marché français. En revanche, ceux-ci deviennent indispensables à l’international, sans quoi le risque de choisir un nom inadapté à un ou plusieurs pays serait accru. Par exemple, il existe au Japon une boisson appelée Pocari Sweat. Elle est commercialisée dans plusieurs pays d’Asie, mais elle serait condamnée à l’échec dans les pays anglophones, car le mot sweat signifie « sueur » en anglais !

 

    • des critères marketing : votre culture d’entreprise et vos valeurs, votre positionnement et votre cible, vos objectifs…

 

    • des critères juridiques : les deux maîtres mots sont la distinctivité et la disponibilité. Un nom distinctif est un nom qui n’est pas purement descriptif de l’activité ou de la fonction de ce qu’il désigne. En effet, un nom qui serait par trop descriptif serait difficile, voire impossible à protéger. C’est le cas de Covoiturage.com, descriptif de l’activité, qui a été remplacé par Blablacar, qui est au contraire fortement distinctif. Il faut également que le nom ne soit pas identique ou similaire à une marque préexistante dans votre secteur d’activité. Une marque Blablabike ou Blablavan désignant un service de partage de vélos ou de caravanes rencontrerait à juste titre l’opposition de Blablacar.

 

  • des critères internet : dans le cas où vous souhaiteriez une présence sur internet, vous aurez également besoin de choisir un nom de domaine pertinent, et de vous assurer que celui-ci est disponible ou éventuellement rachetable à son détenteur actuel. Fin 2013, internet proposait quelque 300 extensions de noms de domaines, génériques (.com, .org, .info…) ou territoriales (.fr, .co.uk, .de, .es, etc). Avec le lancement des nouvelles extensions génériques, les new gTLDS, ce sont quelque 500 extensions nouvelles qui sont proposées aujourd’hui : des extensions géographiques (ex : le .aquitaine ou le .corsica), thématiques (.beauty, .sport, .fashion, .hotel…) ou communautaires (.gay, .singles…).

Le rôle d’une agence de naming sera de vous accompagner dans le processus de sélection et de décision.

Une fois le nom choisi, il conviendra de procéder à son dépôt (nom de société, nom de marque, nom de domaine), ce qui relève des avocats et conseils en Propriété intellectuelle (CPI).

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter !

C’est quoi, le naming ?

Le naming est un terme qui recouvre deux notions correspondant à deux activités distinctes.

Dans l’univers du sport, il désigne le fait de renommer un stade, ou une enceinte sportive en lui donnant le nom d’un partenaire commercial. Par exemple, le stade de football de Münich, qui a été financé en partie par le groupe d’assurance Allianz, a été baptisé Allianz Arena.

En dehors du sport, le naming désigne un savoir-faire, une expertise professionnelle : celle des agences dont le métier est de créer des noms de marques.

Parmi l’ensemble des agences de communication, certaines sont généralistes, d’autres sont spécialisées dans la stratégie, le branding, la publicité, les marketing services, la communication digitale, la communication financière, santé… Et certaines, sans doute les moins connues, sont spécialisées dans la création de noms de marques. Ce sont les agences de naming, dont Timbuktoo-Naming fait partie.

Le naming est un savoir-faire qui requiert des expertises variées, car il est à la confluence de plusieurs domaines : le marketing, la stratégie de communication d’un côté, le droit des marques et de l’internet de l’autre, la linguistique et l’ingénierie linguistique enfin.

Pourquoi recourir au naming ?

Le monde des marques s’est profondément transformé ces vingt dernières années.

Auparavant, trouver un nom pour sa société, son produit ou son service était facile. On cherchait, on trouvait, on  déposait, et le tour était joué.

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Les raisons ? Une économie internationalisée, des dépôts de marques de plus en plus nombreux qui créent un encombrement juridique très contraignant, une explosion des enregistrements de noms de domaines qui rendent les recherches souvent décourageantes. Début 2015, on comptait 49 millions de noms de marques déposés dans le monde (source : Saegis) et plus de 270 millions de noms de domaines, dont près de 120 millions de .com, l’extension la plus connue et la plus prisée.

Trouver un nom qui plaise, mais qui soit également exploitable à titre de marque avec un ou des noms de domaines libres, est devenu un challenge pour toutes les entreprises, surtout lorsqu’elles ont besoin d’un .com et/ou d’une marque internationale.

Certes, la tâche est désormais facilitée par internet, qui permet notamment d’accéder au site de l’INPI (l’Institut National de la Propriété Intellectuelle français) pour y vérifier la disponibilité des noms et déposer soi-même son nom de marque sans passer par un juriste-marque ou un avocat. De même, de nombreux sites permettent de vérifier les disponibilités des noms de domaines.

Mais ceux qui en ont fait l’expérience arrivent souvent à la conclusion qu’ils ont besoin de conseil pour être guidés dans leur recherche de nom et pour prendre en charge les dimensions linguistiques, marketing, juridiques et internet inhérentes à toute création de nom.

C’est là qu’interviennent les agences de naming, qui apportent leur expertise dans ces différents domaines.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter !

Besoin d’inspiration pour créer ?

Vous êtes en panne d’inspiration pour trouver un nom ? Vous souhaitez comprendre la gymnastique qui permet de créer des noms ? Helmut, notre mascotte créative, vous donne quelques trucs et conseils en vidéo.

 

 

 

Déposer sa marque en France : où, comment, à quel prix ?

Les 9 questions-clés pour déposer sa marque :

1_Où déposer son nom de marque ?
2_Quand déposer ?
3_ Comment vérifier ?
4_La procédure de dépôt en ligne
5_Combien coûte un dépôt de marque ?
6_Que se passe-t-il une fois le dépôt en ligne effectué ?
7_Quelle est la durée de la protection ?
8_Quand et comment renouveler ma marque ?
9_Quand faire appel à un expert ?

1_Où déposer son nom de marque ?

Le dépôt  de votre nom à titre de marque se fait en France auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, l’INPI.

La procédure de dépôt a été simplifiée il y a quelques années : elle peut se faire directement en ligne, sans avoir à se déplacer au bureau de l’INPI ou avoir à envoyer sa demande.

2_Quand déposer ?

Il est conseillé d’effectuer le dépôt quand on est sûr d’avoir choisi le bon nom de marque. En effet, même si on dispose de la possibilité de retirer sa marque à tout moment, les taxes payées à l’INPI lors du dépôt ne sont pas remboursées. Si vous changiez d’avis, il faudrait procéder à un deuxième dépôt pour votre nouveau nom.

Par ailleurs, il faut avant tout dépôt avoir fait un minimum de vérifications pour vous assurer
a) que votre marque correspond aux exigences légales de distinctivité
b) que le nom choisi n’est pas déjà déposé dans vos classes de produits et services
c) que votre nom n’est pas similaire à une marque déjà déposée dans ces mêmes classes, dont le titulaire pourrait s’opposer à votre dépôt ou intenter une action en contrefaçon ultérieurement.

Avant de capitaliser sur votre marque, il est primordial de sécuriser en amont sa pérennité juridique en évitant les obstacles liés  à l’existence de droits antérieurs.

Un contentieux ultérieur de contrefaçon peut avoir des conséquences graves tant sur le plan de l’image de votre entreprise que sur le plan financier.

Contrairement à une idée largement répandue, les recherches d’antériorités ne sont pas du ressort de l’INPI. Elles relèvent des professionnels du droit des marques :  les Conseils en Propriété Industrielle (CPI) ou avocats spécialisés en propriété intellectuelle (PI).

3_ Comment vérifier ?

Vérifier si une marque est libre de droit nécessite plusieurs types d’investigations :

– la plus simple est la vérification à l’identique, que l’on peut faire gratuitement et facilement sur le site de l’INPI. Le moteur de recherche de l’INPI vous indiquera très rapidement si une marque identique à la vôtre existe déjà, dans les classes de produits et services que vous aurez indiquées, ou dans toutes les classes.

– cette vérification à l’identique est nécessaire, mais elle est très insuffisante. Elle doit être complétée tout d’abord par des recherches à l’identique phonétique : il convient en effet de rechercher toutes les marques phonétiquement identiques à votre projet de nom. En effet, au regard du droit des marques, des noms comme BLUE TEAM et BLUE TIM sont phonétiquement identiques. Il y a donc un risque de confusion et votre projet de marque pourrait être recalé.

– au-delà de l’identique, strict ou phonétique, le droit des marques stipule que s’il y a risque de confusion pour un « consommateur d’attention moyenne », alors le titulaire de la marque antérieure serait en droit de considérer que vous lui portez préjudice (en captant une partie de sa clientèle, en vous appuyant sur son image pour développer la vôtre). Le titulaire de la marque détentrice de droits antérieurs pourra alors faire opposition à votre dépôt de marque ou, une fois votre marque déposée, vous attaquer en contrefaçon.

Il est de jurisprudence constante, que le simple dépôt d’une marque (même sans usage) est susceptible de constituer un acte de contrefaçon sanctionné par la loi.

Tout l’enjeu des vérifications de marques sera justement d’extraire des bases de données de l’INPI l’ensemble des marques qui, sur l’une ou l’autre de vos classes, présenteront des similitudes graphiques (ex: ILTY et ILLY), phonétiques (LILLY et L’ILE Y) ou conceptuelles (TIM NAMING et TIM BRANDING).

Timbuktoo-Naming prend en charge certaines de ces vérifications, en les intégrant à sa démarche créative, en collaboration avec un conseil ou avocat spécialisé en PI, pour faire l’analyse des similitudes et évaluer les risques attachés à chaque projet de marque. En cela, nous allons plus loin que les agences de création de noms traditionnelles, qui se limitent aux vérifications à l’identique.

Mais seuls les experts en PI (CPI ou avocats) peuvent effectuer les recherches d’antériorités, les seules à être exhaustives et à offrir une analyse très pointue des risques juridiques. Ces experts peuvent également vous proposer des stratégies de neutralisation de certains obstacles relevés lors des recherches.

Ces recherches sont assez coûteuses, car elles comportent des frais d’accès à des moteurs de recherches extrêmement puissants, aux algorithmes très complexes, et à l’analyse du conseil en propriété intellectuelle qui, pour un nom donné, pourra extraire sur 50, 100 voire 300 marques similaires celles qui sont risquées et pourraient remettre en cause un projet de naming.

4_La procédure de dépôt en ligne

Elle est simple et rapide. 15 à 20 minutes suffisent pour remplir le questionnaire.

Nous attirons votre attention sur les différents points importants de ce questionnaire :

1- le mandataire :

C’est celui qui dépose, qui sera donc propriétaire de la marque une fois celle-ci enregistrée. Si vous enregistrez votre nom à titre personnel, et non au nom ou pour le compte d’une société (existante ou en formation), ce sera vous à titre personnel qui serez titulaire des droits de propriété intellectuelles afférant au nom enregistré. Si le déposant est votre société (existante ou en formation), ce sera donc la société qui sera propriétaire de la marque. Gardez ce point en tête pour vous prémunir d’éventuels conflits d’associés.

2- les classes de produits et services :

Il y en a 45 au total, qui forment ce qu’on appelle la Classification Internationale de Nice : 34 classes de produits et 11 classes de services. Ces classes sont les mêmes pour les dépôts internationaux.

Il vous faut, avant le dépôt, déterminer l’ensemble des classes couvertes par votre activité commerciale, actuelle et à venir. Il est en effet important d’anticiper les éventuelles extensions d’activités (ex : étendre le dépôt à la parfumerie si vous lancez une marque de prêt-à-porter), afin de ne pas être bloqué le moment venu et ne pas pouvoir utiliser votre marque dans des classes annexes auxquelles vous n’auriez pas pensé au moment du dépôt.

>> pour accéder à la liste des Classes de produits et services, cliquez ici

* faut-il déposer ma marque dans toutes les classes de produits et services ?

Cela ne sert à rien, sauf à dépenser inutilement de l’argent. Concentrez-vous sur les classes correspondant à votre activité, en y adjoignant éventuellement celles de vos développements futurs.

* à l’intérieur de chaque classe, faut-il cocher toute la classe ?

Vous pouvez choisir de prendre par défaut l’intégralité de la classe. Cela étant, il est plutôt recommandé de choisir uniquement les libellés correspondant à votre activité commerciale. Ce faisant, vous délimiterez mieux le champ de protection de votre marque ; en cas de litige ultérieur, il vous sera plus facile de vous défendre. C’est d’autant plus important pour certaines classes qui recouvrent des activités très larges, comme la classe 9 (produits techniques) ou la 42 (services informatiques). En limitant votre libellé à l’exacte description de ce que vous faites, vous limiterez également le risque d’une action du titulaire d’une marque déjà déposée.

* marque verbale ou figurative ?

C’est un point important du questionnaire de dépôt.
La marque verbale est la marque écrite en toutes lettres, telle qu’elle sera exploitée, sans élément visuel.
La marque figurative est représentée par un visuel (logo par exemple).
La marque semi-verbale est une combinaison des deux.

D’une manière générale, nous conseillons de déposer en priorité votre marque verbale ; tout au long de la vie de la société ou de la marque, le logo pourra être amené à évoluer, ce qui nécessiterait alors d’effectuer autant de dépôts que vous aurez de logos. La marque verbale (le nom) a pour sa part vocation à être pérenne. C’est pour cela que c’est le nom qu’il convient prioritairement de déposer.

En cas de doute, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un spécialiste.

>> pour accéder au formulaire de dépôt en ligne de l’INPI, cliquez ici.

5_Combien coûte un dépôt de marque ?

Le dépôt en ligne coûte 200 euros pour 3 classes de produits et services (225 euros s’il est traité par courrier) + 40 euros pour chaque classe supplémentaire. Ces coûts sont les frais d’enregistrement de l’INPI.

Ils ne couvrent bien évidemment pas les éventuels frais de vérifications juridiques.

Si vous faites appel à un expert pour déposer votre nom, il faut compter généralement 280 à 600 euros d’honoraires en complément des taxes d’enregistrement de l’INPI.

Ces honoraires couvrent le temps passé de l’expert pour effectuer le dépôt, mais surtout pour analyser votre dossier, vous assurer du bon choix des classes et rédiger un libellé spécifique pour chacune des classes concernées. En cas de litige, votre marque sera mieux protégée et plus facile à défendre parce que le dépôt aura été fait avec soin. De plus, vous externalisez la responsabilité liée au dépôt et à la gestion ultérieure de votre marque en dehors de votre entreprise.

6_Que se passe-t-il une fois le dépôt en ligne effectué ?

Une fois votre dépôt en ligne effectué, vous recevrez par e-mail une confirmation de l’INPI : votre demande de dépôt aura été enregistrée, et vous recevrez un numéro de dépôt.

Pendant un délai de 2 ou 3 semaines environ, l’INPI va procéder à l’analyse de votre dépôt : comme nous l’avons dit plus haut, l’INPI n’entamera pas de recherches d’antériorités, mais elle vérifiera que votre marque n’est pas illicite, contraire aux bonnes moeurs, et qu’elle est suffisamment distinctive pour être acceptée à titre de marque.

Une fois cette étape franchie, dans les 6 semaines suivant le dépôt, votre demande sera publiée (étape 1) : cela signifie que votre demande de dépôt sera accessible à tous sur le site de l’INPI. La publication de votre demande aura une durée de deux mois, au cours de laquelle des titulaires d’éventuelles marques identiques ou similaires pourront, s’il y en a et si elles prennent connaissance de votre demande de dépôt, s’y opposer. Dans ce cas, l’INPI aura pour mission de statuer sur la recevabilité de leur requête.

Dans l’hypothèse où aucune marque enregistrée ne ferait opposition à votre demande de dépôt pendant cette période de deux mois, l’INPI déclarera alors votre demande recevable et que votre marque est enregistrée (étape 2).

7_Quelle est la durée de la protection ?

L’enregistrement de votre nom à titre de marque vous accorde une protection pour une durée de 10 ans sur le territoire français (France + DomTom).

Cette durée de 10 ans est la même pour les dépôts à l’international.

Elle vous donne également une priorité de 6 mois pour effectuer une extension de votre marque à l’international.

8_Quand et comment renouveler ma marque ?

Le renouvellement doit se faire au bout des 10 ans. Vous pouvez renouveler votre marque autant de fois que vous le désirez. Le droit de propriété que vous détenez sur la marque est donc potentiellement illimité.

Toutefois, il faut garder en tête que le renouvellement n’est pas automatique et que l’INPI ne vous enverra aucune alerte de rappel, comme le font les registrars pour les noms de domaines.

C’est à vous d’anticiper et de surveiller les échéances.

Vous pouvez également confier le renouvellement de votre marque à un expert, auquel cas c’est lui qui sera en charge de surveiller les échéances des renouvellements.

9_Quand faire appel à un expert ?

Les conseils en création de nom et ou conseils/avocats en propriété intellectuelle pourront vous aider à répondre aux questions suivantes :

– votre projet de nom de marque est-il suffisamment distinctif au regard du droit des marques ?
– votre nom est-il libre de droits ?
– comment savoir si une marque similaire est un obstacle ou non à votre projet de nom ?
– quelles sont les classes de produits et services dont relève votre activité ?
– quel libellé adopter à l’intérieur des classes ?
– sous quelle forme déposer votre projet de nom : verbale ou figurative ?
– faut-il déposer la marque verbale et le logo, ou se limiter au seul dépôt de la marque verbale ?
– faut-il mettre en place une surveillance juridique de ma marque ?

D’une manière générale, il faut avoir en tête que le droit des marques est un droit complexe, et que la création de noms est un métier à part entière.

Les simples dépôt et enregistrement ne suffisent pas pour protéger vos droits de marque de manière complète. La protection de la marque doit faire l’objet d’une analyse approfondie en amont et tout au long de la vie de la marque.

Votre activité a de la valeur, et vous entendez vous appuyer sur votre marque pour développer votre business, créer de la préférence pour votre marque, attirer des clients,  les fidéliser… et faire croître la valeur de votre entreprise.

Donnez-vous au démarrage le maximum de chances en effectuant votre dépôt avec soin, en effectuant un minimum de vérifications au préalable, et en n’hésitant pas à faire appel à un expert, a minima pour un premier avis, avant de confirmer vos choix.

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Vous souhaitez être rappelé par un expert de Timbuktoo-Naming pour un premier avis à titre gracieux sur votre projet de nom ? Envoyez-nous un e-mail à contact@timbuktoo-naming.com

Vous avez besoin d’un conseil juridique mais ne connaissez pas d’avocat spécialisé ou de CPI ? Timbuktoo-Naming travaille avec un pool de CPI et d’avocats spécialisés. Nous pourrons vous en recommander un ou plusieurs, en fonction de votre problématique. Envoyez-nous un e-mail à contact@timbuktoo-naming.com

Plus d’informations sur le droit des marques sur le-droit-des-affaires.com

Les erreurs les plus fréquentes en matière de dépôts de marques

1- penser que dépôt vaut protection
2- considérer que votre marque est libre de droits si vous ne trouvez aucune marque identique sur le site de l’INPI
3- penser que si votre marque a passé la période d’opposition et voit son enregistrement confirmé par l’INPI, elle est alors protégée contre tout risque juridique
4- penser que l’INPI vous avertira si votre marque n’est pas libre de droits
5- penser que l’INPI vous alertera pour le renouvellement de votre marque
6- attendre de l’INPI qu’il se substitue à un conseil en PI
7- déposer votre nom dans toutes les classes de produits et services
8- faire appel à un avocat généraliste pour vos dépôts de marque au lieu d’un avocat spécialisé
9- penser que vos droits sur la marque sont acquis de manière définitive avec le dépôt et l’enregistrement de votre marque
10- penser que la surveillance de votre marque est inutile alors qu’elle s’avère indispensable pour le maintien de vos droits d’agir contre la concurrence