Les 9 questions-clés pour déposer sa marque :

1_Où déposer son nom de marque ?
2_Quand déposer ?
3_Comment vérifier ?
4_La procédure de dépôt en ligne
5_Combien coûte un dépôt de marque ?
6_Que se passe-t-il une fois le dépôt en ligne effectué ?
7_Quelle est la durée de la protection ?
8_Quand et comment renouveler ma marque ?
9_Quand faire appel à un expert ?

1_Où déposer son nom de marque ?

Le dépôt  de votre nom à titre de marque se fait en France auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, l’INPI.

La procédure de dépôt a été simplifiée il y a quelques années : elle peut se faire directement en ligne, sans avoir à se déplacer au bureau de l’INPI ou avoir à envoyer sa demande.

2_Quand déposer ?

Il est conseillé d’effectuer le dépôt quand on est sûr d’avoir choisi le bon nom de marque. En effet, même si on dispose de la possibilité de retirer sa marque à tout moment, les taxes payées à l’INPI lors du dépôt ne sont pas remboursées. Si vous changiez d’avis, il faudrait procéder à un deuxième dépôt pour votre nouveau nom.

Par ailleurs, il faut avant tout dépôt avoir fait un minimum de vérifications pour vous assurer
a) que votre marque correspond aux exigences légales de distinctivité
b) que le nom choisi n’est pas déjà déposé dans vos classes de produits et services
c) que votre nom n’est pas similaire à une marque déjà déposée dans ces mêmes classes, dont le titulaire pourrait s’opposer à votre dépôt ou intenter une action en contrefaçon ultérieurement.

Avant de capitaliser sur votre marque, il est primordial de sécuriser en amont sa pérennité juridique en évitant les obstacles liés  à l’existence de droits antérieurs.

Un contentieux ultérieur de contrefaçon peut avoir des conséquences graves tant sur le plan de l’image de votre entreprise que sur le plan financier.

Contrairement à une idée largement répandue, les recherches d’antériorités ne sont pas du ressort de l’INPI. Elles relèvent des professionnels du droit des marques :  les Conseils en Propriété Industrielle (CPI) ou avocats spécialisés en propriété intellectuelle (PI).

3_ Comment vérifier ?

Vérifier si une marque est libre de droit nécessite plusieurs types d’investigations :

– la plus simple est la vérification à l’identique, que l’on peut faire gratuitement et facilement sur le site de l’INPI. Le moteur de recherche de l’INPI vous indiquera très rapidement si une marque identique à la vôtre existe déjà, dans les classes de produits et services que vous aurez indiquées, ou dans toutes les classes.

– cette vérification à l’identique est nécessaire, mais elle est très insuffisante. Elle doit être complétée tout d’abord par des recherches à l’identique phonétique : il convient en effet de rechercher toutes les marques phonétiquement identiques à votre projet de nom. En effet, au regard du droit des marques, des noms comme BLUE TEAM et BLUE TIM sont phonétiquement identiques. Il y a donc un risque de confusion et votre projet de marque pourrait être recalé.

– au-delà de l’identique, strict ou phonétique, le droit des marques stipule que s’il y a risque de confusion pour un « consommateur d’attention moyenne », alors le titulaire de la marque antérieure serait en droit de considérer que vous lui portez préjudice (en captant une partie de sa clientèle, en vous appuyant sur son image pour développer la vôtre). Le titulaire de la marque détentrice de droits antérieurs pourra alors faire opposition à votre dépôt de marque ou, une fois votre marque déposée, vous attaquer en contrefaçon.

Il est de jurisprudence constante, que le simple dépôt d’une marque (même sans usage) est susceptible de constituer un acte de contrefaçon sanctionné par la loi.

Tout l’enjeu des vérifications de marques sera justement d’extraire des bases de données de l’INPI l’ensemble des marques qui, sur l’une ou l’autre de vos classes, présenteront des similitudes graphiques (ex: ILTY et ILLY), phonétiques (LILLY et L’ILE Y) ou conceptuelles (TIM NAMING et TIM BRANDING).

Timbuktoo-Naming prend en charge certaines de ces vérifications, en les intégrant à sa démarche créative, en collaboration avec un conseil ou avocat spécialisé en PI, pour faire l’analyse des similitudes et évaluer les risques attachés à chaque projet de marque. En cela, nous allons plus loin que les agences de création de noms traditionnelles, qui se limitent aux vérifications à l’identique.

Mais seuls les experts en PI (CPI ou avocats) peuvent effectuer les recherches d’antériorités, les seules à être exhaustives et à offrir une analyse très pointue des risques juridiques. Ces experts peuvent également vous proposer des stratégies de neutralisation de certains obstacles relevés lors des recherches.

Ces recherches sont assez coûteuses, car elles comportent des frais d’accès à des moteurs de recherches extrêmement puissants, aux algorithmes très complexes, et à l’analyse du conseil en propriété intellectuelle qui, pour un nom donné, pourra extraire sur 50, 100 voire 300 marques similaires celles qui sont risquées et pourraient remettre en cause un projet de naming.

4_La procédure de dépôt en ligne

Elle est simple et rapide. 15 à 20 minutes suffisent pour remplir le questionnaire.

Nous attirons votre attention sur les différents points importants de ce questionnaire :

1- le mandataire :

C’est celui qui dépose, qui sera donc propriétaire de la marque une fois celle-ci enregistrée. Si vous enregistrez votre nom à titre personnel, et non au nom ou pour le compte d’une société (existante ou en formation), ce sera vous à titre personnel qui serez titulaire des droits de propriété intellectuelles afférant au nom enregistré. Si le déposant est votre société (existante ou en formation), ce sera donc la société qui sera propriétaire de la marque. Gardez ce point en tête pour vous prémunir d’éventuels conflits d’associés.

2- les classes de produits et services :

Il y en a 45 au total, qui forment ce qu’on appelle la Classification Internationale de Nice : 34 classes de produits et 11 classes de services. Ces classes sont les mêmes pour les dépôts internationaux.

Il vous faut, avant le dépôt, déterminer l’ensemble des classes couvertes par votre activité commerciale, actuelle et à venir. Il est en effet important d’anticiper les éventuelles extensions d’activités (ex : étendre le dépôt à la parfumerie si vous lancez une marque de prêt-à-porter), afin de ne pas être bloqué le moment venu et ne pas pouvoir utiliser votre marque dans des classes annexes auxquelles vous n’auriez pas pensé au moment du dépôt.

>> pour accéder à la liste des Classes de produits et services, cliquez ici

* faut-il déposer ma marque dans toutes les classes de produits et services ?

Cela ne sert à rien, sauf à dépenser inutilement de l’argent. Concentrez-vous sur les classes correspondant à votre activité, en y adjoignant éventuellement celles de vos développements futurs.

* à l’intérieur de chaque classe, faut-il cocher toute la classe ?

Vous pouvez choisir de prendre par défaut l’intégralité de la classe. Cela étant, il est plutôt recommandé de choisir uniquement les libellés correspondant à votre activité commerciale. Ce faisant, vous délimiterez mieux le champ de protection de votre marque ; en cas de litige ultérieur, il vous sera plus facile de vous défendre. C’est d’autant plus important pour certaines classes qui recouvrent des activités très larges, comme la classe 9 (produits techniques) ou la 42 (services informatiques). En limitant votre libellé à l’exacte description de ce que vous faites, vous limiterez également le risque d’une action du titulaire d’une marque déjà déposée.

* marque verbale ou figurative ?

C’est un point important du questionnaire de dépôt.
La marque verbale est la marque écrite en toutes lettres, telle qu’elle sera exploitée, sans élément visuel.
La marque figurative est représentée par un visuel (logo par exemple).
La marque semi-verbale est une combinaison des deux.

D’une manière générale, nous conseillons de déposer en priorité votre marque verbale ; tout au long de la vie de la société ou de la marque, le logo pourra être amené à évoluer, ce qui nécessiterait alors d’effectuer autant de dépôts que vous aurez de logos. La marque verbale (le nom) a pour sa part vocation à être pérenne. C’est pour cela que c’est le nom qu’il convient prioritairement de déposer.

En cas de doute, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un spécialiste.

>> pour accéder au formulaire de dépôt en ligne de l’INPI, cliquez ici.

5_Combien coûte un dépôt de marque ?

Le dépôt en ligne coûte 200 euros pour 3 classes de produits et services (225 euros s’il est traité par courrier) + 40 euros pour chaque classe supplémentaire. Ces coûts sont les frais d’enregistrement de l’INPI.

Ils ne couvrent bien évidemment pas les éventuels frais de vérifications juridiques.

Si vous faites appel à un expert pour déposer votre nom, il faut compter généralement 280 à 600 euros d’honoraires en complément des taxes d’enregistrement de l’INPI.

Ces honoraires couvrent le temps passé de l’expert pour effectuer le dépôt, mais surtout pour analyser votre dossier, vous assurer du bon choix des classes et rédiger un libellé spécifique pour chacune des classes concernées. En cas de litige, votre marque sera mieux protégée et plus facile à défendre parce que le dépôt aura été fait avec soin. De plus, vous externalisez la responsabilité liée au dépôt et à la gestion ultérieure de votre marque en dehors de votre entreprise.

6_Que se passe-t-il une fois le dépôt en ligne effectué ?

Une fois votre dépôt en ligne effectué, vous recevrez par e-mail une confirmation de l’INPI : votre demande de dépôt aura été enregistrée, et vous recevrez un numéro de dépôt.

Pendant un délai de 2 ou 3 semaines environ, l’INPI va procéder à l’analyse de votre dépôt : comme nous l’avons dit plus haut, l’INPI n’entamera pas de recherches d’antériorités, mais elle vérifiera que votre marque n’est pas illicite, contraire aux bonnes moeurs, et qu’elle est suffisamment distinctive pour être acceptée à titre de marque.

Une fois cette étape franchie, dans les 6 semaines suivant le dépôt, votre demande sera publiée (étape 1) : cela signifie que votre demande de dépôt sera accessible à tous sur le site de l’INPI. La publication de votre demande aura une durée de deux mois, au cours de laquelle des titulaires d’éventuelles marques identiques ou similaires pourront, s’il y en a et si elles prennent connaissance de votre demande de dépôt, s’y opposer. Dans ce cas, l’INPI aura pour mission de statuer sur la recevabilité de leur requête.

Dans l’hypothèse où aucune marque enregistrée ne ferait opposition à votre demande de dépôt pendant cette période de deux mois, l’INPI déclarera alors votre demande recevable et que votre marque est enregistrée (étape 2).

7_Quelle est la durée de la protection ?

L’enregistrement de votre nom à titre de marque vous accorde une protection pour une durée de 10 ans sur le territoire français (France + DomTom).

Cette durée de 10 ans est la même pour les dépôts à l’international.

Elle vous donne également une priorité de 6 mois pour effectuer une extension de votre marque à l’international.

8_Quand et comment renouveler ma marque ?

Le renouvellement doit se faire au bout des 10 ans. Vous pouvez renouveler votre marque autant de fois que vous le désirez. Le droit de propriété que vous détenez sur la marque est donc potentiellement illimité.

Toutefois, il faut garder en tête que le renouvellement n’est pas automatique et que l’INPI ne vous enverra aucune alerte de rappel, comme le font les registrars pour les noms de domaines.

C’est à vous d’anticiper et de surveiller les échéances.

Vous pouvez également confier le renouvellement de votre marque à un expert, auquel cas c’est lui qui sera en charge de surveiller les échéances des renouvellements.

9_Quand faire appel à un expert ?

Les conseils en création de nom et ou conseils/avocats en propriété intellectuelle pourront vous aider à répondre aux questions suivantes :

– votre projet de nom de marque est-il suffisamment distinctif au regard du droit des marques ?
– votre nom est-il libre de droits ?
– comment savoir si une marque similaire est un obstacle ou non à votre projet de nom ?
– quelles sont les classes de produits et services dont relève votre activité ?
– quel libellé adopter à l’intérieur des classes ?
– sous quelle forme déposer votre projet de nom : verbale ou figurative ?
– faut-il déposer la marque verbale et le logo, ou se limiter au seul dépôt de la marque verbale ?
– faut-il mettre en place une surveillance juridique de ma marque ?

D’une manière générale, il faut avoir en tête que le droit des marques est un droit complexe, et que la création de noms est un métier à part entière.

Les simples dépôt et enregistrement ne suffisent pas pour protéger vos droits de marque de manière complète. La protection de la marque doit faire l’objet d’une analyse approfondie en amont et tout au long de la vie de la marque.

Votre activité a de la valeur, et vous entendez vous appuyer sur votre marque pour développer votre business, créer de la préférence pour votre marque, attirer des clients,  les fidéliser… et faire croître la valeur de votre entreprise.

Donnez-vous au démarrage le maximum de chances en effectuant votre dépôt avec soin, en effectuant un minimum de vérifications au préalable, et en n’hésitant pas à faire appel à un expert, a minima pour un premier avis, avant de confirmer vos choix.

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Vous souhaitez être rappelé par un expert de Timbuktoo-Naming pour un premier avis à titre gracieux sur votre projet de nom ? Envoyez-nous un e-mail à contact@timbuktoo-naming.com

Vous avez besoin d’un conseil juridique mais ne connaissez pas d’avocat spécialisé ou de CPI ? Timbuktoo-Naming travaille avec un pool de CPI et d’avocats spécialisés. Nous pourrons vous en recommander un ou plusieurs, en fonction de votre problématique. Envoyez-nous un e-mail à contact@timbuktoo-naming.com

Plus d’informations sur le droit des marques sur le-droit-des-affaires.com

Les erreurs les plus fréquentes en matière de dépôts de marques

1- penser que dépôt vaut protection
2- considérer que votre marque est libre de droits si vous ne trouvez aucune marque identique sur le site de l’INPI
3- penser que si votre marque a passé la période d’opposition et voit son enregistrement confirmé par l’INPI, elle est alors protégée contre tout risque juridique
4- penser que l’INPI vous avertira si votre marque n’est pas libre de droits
5- penser que l’INPI vous alertera pour le renouvellement de votre marque
6- attendre de l’INPI qu’il se substitue à un conseil en PI
7- déposer votre nom dans toutes les classes de produits et services
8- faire appel à un avocat généraliste pour vos dépôts de marque au lieu d’un avocat spécialisé
9- penser que vos droits sur la marque sont acquis de manière définitive avec le dépôt et l’enregistrement de votre marque
10- penser que la surveillance de votre marque est inutile alors qu’elle s’avère indispensable pour le maintien de vos droits d’agir contre la concurrence